eBay Inc. v. MercExchange, LLC -eBay Inc. v. MercExchange, L.L.C.

eBay Inc. v.
MercExchange, LLC
Selo da Suprema Corte dos Estados Unidos
Suprema Corte dos Estados Unidos
Argumentado em 29 de março de 2006,
decidido em 15 de maio de 2006
Nome completo do caso eBay Inc. e Half.com , v. MercExchange, LLC
Arquivo nº 05-130
Citações 547 US 388 ( mais )
126 S. Ct. 1837; 164 L. Ed. 2d 641; 2006 US LEXIS 3872; 74 USLW 4248; 78 USPQ2d 1577
História de caso
Anterior Julgamento sumário concedido e negado em parte ao autor e réus, 271 F. Supp. 2d 789 ( ED Va. 2002); moção para alterar resposta concedida, moção para rejeitar negada, 271 F. Supp. 2d 784 (ED Va. 2002); liminar indeferida, decisão legal concedida e negada em parte, decisão final proferida em parte, 275 F. Supp. 2d 695 (ED Va. 2003); afirmado em parte, revertido em parte, desocupado, 401 F.3d 1323 ( Fed. Cir. 2005); nova audiência negada, 2005 US App. LEXIS 10220 (Fed. Cir. 26 de abril de 2006); cert. concedida, 546 U.S. 1029 (2005).
Contenção
O Tribunal de Apelações errou ao ordenar a emissão de um mandado de segurança permanente contra o eBay, julgado por ter infringido uma patente, sem aplicar o padrão tradicional de mandado de quatro fatores. Vago e reenviado Ordem do Tribunal de Apelações do Circuito Federal.
Filiação ao tribunal
Chefe de Justiça
John Roberts
Juizes Associados
John P. Stevens  · Antonin Scalia
Anthony Kennedy  · David Souter
Clarence Thomas  · Ruth Bader Ginsburg
Stephen Breyer  · Samuel Alito
Opiniões de caso
Maioria Thomas, aderiu por unanimidade
Simultaneidade Roberts, acompanhado por Scalia, Ginsburg
Simultaneidade Kennedy, acompanhado por Stevens, Souter, Breyer
Alito não tomou parte na consideração ou decisão do caso.
Leis aplicadas
35 USC  § 283

eBay Inc. v. MercExchange, LLC , 547 US 388 (2006), é um caso em que a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou por unanimidade que uma liminar não deveria ser emitida automaticamente com base em umadecisãode violação de patente , mas também que um a liminar não deve ser negada simplesmente com base no fato de que o requerente não pratica a invenção patenteada. Em vez disso, um tribunal federal ainda deve pesar o que o Tribunal descreveu como o teste de quatro fatores tradicionalmente usado para determinar se uma liminar deve ser emitida.

Fundo

O site de leilões online eBay usa práticas em sua tecnologia de leilão online para as quais a MercExchange possui patentes, incluindo a Patente dos EUA 5.845.265 , que cobre a função "Compre agora" do eBay - mais de 30% dos negócios da empresa. Em 2000, o eBay iniciou negociações para a compra definitiva do portfólio de patentes de leilão online da MercExchange . Quando o eBay abandonou seu esforço, o MercExchange processou o eBay por violação de patente e venceu em um julgamento do júri da Virgínia em 2003 , que concluiu que o eBay havia infringido intencionalmente as patentes do MercExchange e ordenou o pagamento de quase US $ 30 milhões em danos. Após o veredicto, a MercExchange buscou uma liminar para impedir que o eBay continuasse usando sua propriedade intelectual, mas o Tribunal Distrital negou o pedido. O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Circuito Federal reverteu o Tribunal Distrital em 2005, declarando que havia uma "regra geral que os tribunais emitirão medidas cautelares permanentes contra a violação de patente, na ausência de circunstâncias excepcionais." Após a reversão, o eBay levou seu caso ao Supremo Tribunal Federal, onde prevaleceu. Na opinião da maioria, o Supremo Tribunal concluiu que uma liminar permanente em casos de violação de patente pode ser emitida apenas se o requerente puder demonstrar que a questão satisfaz um teste de quatro fatores (ver abaixo).

À medida que a batalha legal se arrastava, a MercExchange reduziu sua força de trabalho de mais de 40 para apenas três. O MercExchange também foi ridicularizado como um "troll de patentes" - inventores que usam a ameaça de liminares para extrair acordos legais pesados ​​por violar patentes de valor duvidoso.

Parecer do Tribunal

O Supremo Tribunal Federal anulou a aprovação da liminar pelo Circuito Federal, sustentando que nada na Lei de Patentes eliminou a confiança tradicional em pesar os fatores eqüitativos considerados para determinar se uma liminar deve ser emitida. Mas também decidiu que o Tribunal Distrital errou ao negar uma liminar com base no fato de que a MercExchange não pratica ela própria a invenção patenteada.

Esse teste exige que o requerente demonstre: (1) que sofreu um dano irreparável; (2) que os recursos disponíveis na lei são inadequados para compensar esse dano; (3) que, considerando o equilíbrio das dificuldades entre o autor e o réu, um recurso de equidade é garantido; e (4) que o interesse público não seria prejudicado por uma liminar permanente. A decisão de conceder ou negar tal alívio é um ato de discrição eqüitativa pelo tribunal distrital, passível de revisão em apelação por abuso de critério. (...) Nem o Tribunal Distrital nem o Tribunal de Apelações abaixo aplicaram esses princípios de maneira justa.

Embora o Tribunal Distrital tenha recitado o teste tradicional de quatro fatores, 275 F.Supp.2d, em 711, ele pareceu adotar certos princípios expansivos sugerindo que a medida cautelar não poderia resultar em uma ampla faixa de casos. Mais notavelmente, concluiu que a “disposição do reclamante em licenciar suas patentes” e “sua falta de atividade comercial na prática das patentes” seriam suficientes para estabelecer que o titular da patente não sofreria dano irreparável se uma liminar não fosse emitida. Id., Em 712. Mas os princípios equitativos tradicionais não permitem classificações tão amplas. Por exemplo, alguns detentores de patentes, como pesquisadores universitários ou inventores que trabalham por conta própria, podem razoavelmente preferir licenciar suas patentes, em vez de empreender esforços para garantir o financiamento necessário para colocar seus trabalhos no mercado. Esses detentores de patentes podem ser capazes de satisfazer o teste tradicional de quatro fatores, e não vemos base para negar categoricamente a eles a oportunidade de fazê-lo.

O tribunal observou que havia rejeitado sistematicamente os convites para substituir as considerações equitativas tradicionais por uma regra que permitia injunções automáticas em seus casos de leis de direitos autorais , como New York Times Co. v. Tasini , 533 US 483 (2001).

Opiniões concorrentes

Enquanto todos os oito juízes (o juiz Alito não participou) aderiram à opinião majoritária redigida pelo juiz Thomas, que afirmou que não deveria haver uma regra geral sobre quando uma liminar deveria ser emitida em um caso de patente, houve duas opiniões concorrentes com três e quatro juízes respectivamente, estabelecendo diretrizes sugeridas para a concessão de liminares.

O presidente da Suprema Corte Roberts escreveu uma opinião concorrente, junto com os juízes Scalia e Ginsburg , apontando que "pelo menos no início do século 19, os tribunais concederam medidas cautelares sob a constatação de violação na grande maioria dos casos de patentes", aplicando os quatro -fator test.

Por outro lado, o juiz Kennedy , junto com os juízes Stevens , Souter e Breyer , escreveu em uma opinião concorrente separada:

Em casos que agora surgem, os tribunais de primeira instância devem ter em mente que, em muitos casos, a natureza da patente que está sendo executada e a função econômica do titular da patente apresentam considerações bem diferentes de casos anteriores. Desenvolveu-se uma indústria na qual as empresas usam patentes não como base para a produção e venda de mercadorias, mas principalmente para obter taxas de licenciamento. ... Para essas firmas, uma liminar e as sanções potencialmente graves decorrentes de sua violação podem ser empregadas como instrumento de barganha para cobrar taxas exorbitantes de empresas que buscam comprar licenças para praticar a patente. ... Quando a invenção patenteada é apenas um pequeno componente do produto que as empresas procuram produzir e a ameaça de uma liminar é empregada simplesmente para alavancagem indevida nas negociações, danos legais podem muito bem ser suficientes para compensar a violação e uma liminar pode não servir ao interesse público. Além disso, a medida cautelar pode ter consequências diferentes para o número crescente de patentes sobre métodos de negócios, que não eram de grande significado econômico e jurídico em épocas anteriores. A imprecisão potencial e a validade suspeita de algumas dessas patentes podem afetar o cálculo sob o teste de quatro fatores. [2]

Assim, a opinião de Roberts inclinou-se mais fortemente a favor da concessão de liminares no eBay e casos semelhantes, enquanto a opinião de Kennedy expressou ceticismo, particularmente onde a validade da patente também foi contestada e permanece incerta. Nenhuma dessas opiniões concorrentes tem força de lei, uma vez que nenhuma foi apoiada pela maioria do Tribunal.

Desenvolvimentos subsequentes

Em 30 de julho de 2007, o Tribunal Distrital emitiu novamente uma ordem negando a liminar, determinando que, com base no histórico de licenciamento ou tentativa de licenciamento da MercExchange, danos monetários de $ 30 milhões eram um remédio suficiente. Em 28 de fevereiro de 2008, as partes anunciaram que haviam chegado a um acordo após seis anos de litígio. Segundo o acordo, a MercExchange deveria ceder as patentes ao eBay; os termos do acordo eram, de outra forma, confidenciais.

Em 27 de dezembro de 2020, o Congresso aprovou a Lei de Modernização de Marcas de 2020, a ser implementada em 27 de dezembro de 2021. Entre outras coisas, a Lei esclarece a análise necessária ao considerar um mandado de segurança permanente para violação de marca e, ao fazê-lo, aborda o divisão de circuito que deu origem a este caso. A seção 226 da Lei altera a Lei de 1946, inserindo o seguinte: "O querelante que busca qualquer liminar terá direito a uma presunção refutável de dano irreparável mediante a constatação de uma violação identificada nesta subseção no caso de uma moção para uma liminar ou mediante uma conclusão da probabilidade de sucesso quanto ao mérito de uma violação identificada nesta subseção, no caso de uma moção para uma liminar ou medida de restrição temporária. ”

Veja também

Referências

Leitura adicional

links externos